商标已经注册多年，为何仍被法院判决停止使用？

——评陈某诉佐纳服饰公司侵害著作权纠纷案

文 | 蔡伟 福建省高级人民法院

裁判要旨

与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼。如果经审查，该注册商标确实构成对在先权利的侵害，仍应依法承担相应的法律责任。是否需要判令停止侵权，要视案件具体情况，特别要结合被诉注册商标具体的注册过程和实际使用情况来进行综合判断，不能搞绝对化。并非所有侵害在先权利的注册均应判决停止使用，也并非所有超过五年无效期的注册商标存在侵犯他人在先权利的情形时均可以赔偿代替停止使用而了事。

基本案情

原告陈某系美术作品《女人》的著作权人，作品完成后陈某进行了版权的备案登记，并通过网络进行了公开发布。被告佐纳服饰公司于2012年经国家工商行政管理总局商标局核准，分别在第18类、第25类、第28类、第35类四个类别上注册了讼争的图形商标。陈某向法院提起诉讼，认为佐纳服饰公司注册的图形商标系对其美术作品的抄袭模仿，侵害了其包括署名权、复制权、修改权和保护作品完整权在内的著作权。要求判令佐纳公司承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

法院审判

一审法院经审理认为，陈某所创作的美术作品具备独创性，属于受著作权法保护的作品。佐纳服饰公司注册的商标标识经比对，与陈某享有著作权的美术作品构成实质性相似，且佐纳服饰公司未能提供证明被诉商标标识系由其独立创作，故认定佐纳服饰公司的注册商标标识系对原告陈某享有著作权的作品的抄袭模仿，侵害了陈某包括署名权、复制权、修改权在内的相关著作人身权和财产权，应承担相应的法律责任，遂判决佐纳服饰公司停止注册商标的使用，赔偿陈某经济损失2万元。案件宣判后，原被告均不服提起上诉。

陈某上诉的主要理由是认为原审判决的赔偿额过低。佐纳服饰公司上诉的主要理由两点：一是认为不构成著作权侵权；二是认为即使构成著作权侵权，由于涉案注册商标注册的时间已经超过商标法规定的五年无效期，则不应判决佐纳服饰公司停止使用，否则对佐纳服饰公司是不公平的。

福建省高级人民法院经审理后认为原审判决认定事实清楚，判决结果并无不当，遂判决驳回上诉，维持原判。

法官评析

本案属于典型的在后注册商标与在先著作权之间因权利冲突而引起的纠纷。争议焦点在于佐纳服饰公司申请注册的商标虽然构成对陈某在先著作权的侵害，但已经超过商标法规定的五年无效期而无法由在先权利人向商标评审委员会申请宣告无效。在此情况下，人民法院在民事诉讼中还能否判令佐纳公司停止对注册商标的使用。

一、注册商标与在先权利的冲突纠纷属于人民法院民事案件受理范围

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款明确规定：原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

该规定之所以将注册商标与他人在先的著作权、外观设计专利权、企业名称权等相冲突的民事纠纷纳入民事诉讼的范围，且不受行政程序的影响，主要是因为知识产权无论是否经过行政程序取得，其相互之间的冲突都可以归为民事争议的范畴，人民法院原则上都可以依法受理。特别是，有的行政程序的启动还需要以司法程序的结论作为前提条件。[1]

上述规定是以例示的方式，规定了注册商标与在先权利冲突民事纠纷的受理问题，但适用中应注意，此类在先权利除条文中列举的著作权、外观设计专利权、企业名称权外，还包括反不正当竞争法规定的有一定影响的商品名称、包装、装潢、域名以及其他在先权利。条文规定相较于实践中权利冲突类型的不断演变总是有所滞后，所以规定虽对在先权利未予全部列举，但实践中可根据案件具体情况进行把握。本案纠纷就属于上述规定所界定的类型，即原告陈某以被告佐纳服饰公司注册商标使用的图形侵犯其著作权在先权利所提起著作权侵权诉讼，应属于人民法院受理范围。

实践中还有一个问题需要注意，上述条款规定的侵权行为，只针对已注册的商标使用了他人在先作品、外观设计专利、企业名称字号等而侵犯在先权利的行为，并不包括将他人在先的作品、外观设计、企业名称字号等作为商标提出注册申请，但尚未经核准注册的申请行为。这种单纯的申请注册行为不属于民事侵权行为，由此产生的争议不属于民事诉讼的范围。

对此，最高人民法院[2005]民三监字第2号函曾指出：“在商标授权程序中，当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的，应通过商标法规定的异议等救济程序解决。在已提出异议的情况下，当事人又以他人使用其其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由，提起民事诉讼的，人民法院不宜受理”。

二、权利人对注册商标侵害其在先权利的法律救济途径

商标法第三十二条规定：“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”

根据上述规定，申请注册商标不得损害他人现有的包括著作权、外观设计专利权、企业名称权等在内的在先权利。如果已经注册的商标存在损害他人在先权利的情形，在先权利人可依法向商标评审委员会申请宣告该注册商标无效。

商标法第四十五条规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”

适用该条规定时有一个关键的要件就是时限问题。商标注册后，如果存在损害他人在先权利的情形，在先权利人想要通过商标无效程序对该商标予以无效，必须在商标注册之日起五年内提出申请，超过五年的无效期，则无法无效该商标。另外，只有一种情形可以不受五年的时间限制，但必须同时满足两个构成要件，就是商标注册人系恶意注册，且在先权利类型为商标，且该商标系驰名商标。这个构成要件的标准认定是比较高的，也就是说基本其他的在先权利类型（如著作权、外观专利权、姓名权、企业名称权等）均无法对已经注册超过五年的商标进行宣告无效。

之所以对商标无效作出一定的时限规定，目的在于稳定商标注册的管理秩序，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序。如果允许在先权利人在任何时候都可以提出对争议商标的无效宣告，则可能会冲击已经形成的稳定的商标市场秩序，对注册商标的权利人来说也是不公平的。

本案中，佐纳服饰公司的被控注册商标即属于商标法第三十二条所规定的侵害他人在先权利的情形，陈某可依照商标法第四十五条规定，依法向商评委申请宣告该注册商标无效。但经查明，佐纳服饰公司的被控商标注册时间为2012年，而陈某并未在商标法规定的五年无效期限内提出无效宣告，则依照商标法的规定，佐纳服饰公司的被控商标已经无法通过商标无效程序予以无效。

但如上分析，由于注册商标与在先权利的冲突纠纷属于人民法院民事案件受理范围。虽然佐纳服饰公司的被控商标已经超过商标法规定的五年无效期而无法通过商标无效程序进行处理，但陈某仍可根据上述最高法院的司法解释以注册商标侵害其在先权利为由向人民法院提起民事侵权诉讼，人民法院应予以受理。

三、侵害在先权利的注册商标能否判令停止使用应视情而定

一般情况下，在知识产权侵权诉讼中，如果认定被告的行为构成对原告知识产权权利的侵害，根据侵权责任法的相关规定，可以判处被告承担停止侵权的法律责任。本案中，如果认定佐纳服饰公司注册的商标构成对陈某著作权的侵害，依法也应当判令佐纳服饰公司停止侵权，即停止对注册商标的使用。

但有不同意见认为，本案中不宜判决佐纳服饰公司停止注册商标的使用。理由是商标法第四十五条明确规定，在先权利人应当自商标注册之日起五年内，请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。而本案中，佐纳公司所注册的被诉商标已经超过法律规定的五年无效期而无法被无效。从法律的一致性来看，不判决停止侵权，可以避免商标法关于无效宣告五年的时间限制流于形式。

另外，最高人民法院公布的《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》中也明确指出：“要把握商标法有关保护在先权利与维护市场秩序相协调的立法精神，注重维护已经形成和稳定了的市场秩序，防止当事人假商标争议制度不正当地投机取巧和巧取豪夺，避免因轻率撤销已注册商标给企业正常经营造成重大困难。与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的，在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼，但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”依照上述最高法院文件精神，为了稳定商标注册秩序，本案中也可不判令佐纳服饰公司停止注册商标的使用，而仅判决其承担赔偿责任即可。

反对意见则认为，如果在案件审理中经审查发现被控注册商标存在侵害他人在先权利的情形就应当依法判令停止使用。因为如果不判决停止使用，从公正角度来看，构成侵权但不判令停止侵权，让人难以接受，且无异于承认满五年后商标注册人即通过不当甚至恶意注册行为获得了商标权。这与任何人都不能基于侵权行为或不当行为获得权利的法律原则是相背的。

至于商标法规定五年的无效宣告期间，只是从稳定商标注册管理秩序的角度出发，但只要还在诉讼时效期间内，在先权利人提起民事侵权诉讼。如果经审理发现，商标注册人因使用商标侵害在先权利的行为非停止不足以消除影响的，还是要判决停止使用。至于判决停止使用后争议商标的处置也不存在问题，可以在满三年后，在先权利人依照商标法关于撤三的规定对商标进行申请撤销。

但笔者认为对商标法的规定和最高法院上述文件精神不应作机械理解，是否需要判令停止侵权，要视案件具体情况，特别要结合被诉注册商标具体的注册过程和实际使用情况来进行综合判断，不能搞绝对化。并非所有侵害在先权利的注册均应判决停止使用，也并非所有超过五年无效期的注册商标存在侵犯他人在先权利的情形时均可以赔偿代替停止使用而了事。被控侵权的注册能否继续使用，应当重点审查是否满足以下两个要件：首先，被诉侵权商标经过大量使用已经具有较高知名度，才可能形成稳定的市场秩序。

从价值权衡的角度来看，牺牲公正价值去维持一个使用较少的侵权商标是不值得的，而且商标未经大量使用被判停止侵权也不会给企业正常经营造成重大困难。

其次，维持“已经形成和稳定了的市场秩序”，也就是我们常说的“市场格局”，其前提是该“市场格局”是善意、诚信经营形成的。在商标注册人恶意申请、注册商标的情况下，如果仍然承认此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强。

这一原则在商标行政案件中已经得到法院的一致确认，例如在北京福联升鞋业有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、北京内联升鞋业有限公司商标异议复审行政纠纷申请再审案件中[2]，最高法院在裁定中就指出：“在再审申请人恶意申请、注册商标的情况下，如果仍然承认再审申请人此种行为所形成的所谓市场秩序或知名度，无异于鼓励同业竞争者违背诚实信用原则，罔顾他人合法在先权利，强行将其恶意申请的商标做大、做强。”

最高法院在2018年7月召开的青岛全国知识产权审判工作会议上也再次强调：“要充分认识违反诚实信用原则以及损害他人合法在先权利的民事纠纷本质，强化此种情形下民事程序的优先和决定地位，在先权利人以被告取得并行使注册商标权或者外观设计专利权损害其合法在先权利（注册商标专用权除外），直接向法院提起民事诉讼，经审查被告侵权的事实成立的，可以根据原告诉请和案件具体情况，判令被告停止使用被诉注册商标或者停止实施被诉外观设计。”[3]

具体到本案，佐纳服饰公司注册的商标侵犯陈某在先的著作权，虽然已经超过五年的无效期，但考虑到该商标尚未投入实际使用，未形成稳定的市场秩序，判令停止使用并不会造成利益的显著失衡。所以，本案的一、二审判决并无不妥，也是与最高法院上述文件及会议精神相一致的。

注释：

[1] 孔祥俊主编：《最高人民法院知识产权司法解释理解与适用》，中国法制出版社2012年版，第120－121页。

[2] 详见最高人民法院（2015）知行字第116号行政裁定书。

[3] 详见最高人民法院陶凯元副院长在第四次全国法院知识产权审判工作会议暨知识产权审判工作先进集体和先进个人表彰大会上的讲话（2018年7月9日）

（本文为授权发布，未经许可不得转载）

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